Acción de la Oficina de Patentes: ¿Qué es y cómo respondo?

No es raro obtener una acción de Office cuando solicita una patente. ¿Qué es una acción de Office? ¿Cómo deberías responder? Obtenga más información sobre cuáles son y cómo manejarlos.

Tu invento está terminado. Su patente está registrada. Todo va perfecto y entonces lo consigues: tu primera acción en la oficina. Terminas la última página y quieres volver a meterte en la cama. No importa lo mal que se vea, no se asuste. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) no solo le otorgará esa patente. Tiene que esforzarse para superar el rechazo de patente de la acción de la Oficina presentando su caso ante el examinador de patentes. El trabajo para lograr una buena respuesta de acción de Office comienza incluso antes de presentar la solicitud de patente.

¿Qué es una Acción de Office?

Una acción de la Oficina es una respuesta formal a su solicitud de patente de la oficina de patentes. Una Oficina puede requerir diferentes tipos de respuestas del inventor. Por ejemplo, una acción de la oficina puede objetar la forma en que se presenta un dibujo o la forma en que formatea su solicitud de patente. Una acción de la Oficina también puede rechazar su patente por motivos de novedad.  

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Las patentes estadounidenses requieren una novedad absoluta: nadie puede haber inventado, publicado o presentado su invención antes que usted. Saber cómo asegurarse de tener la novedad absoluta comienza incluso antes de presentar una solicitud de patente provisional: con una buena búsqueda de patentes. Tienes que saber lo que han dicho otros inventores, ingenieros y empresas en el campo de tu invención. Una buena búsqueda de patentes produce algunos resultados que lo ayudan a explicar qué tiene de novedoso su invento al mostrar lo que otros han hecho. 

Por ejemplo, está cambiando su pañal número un millón y lamentando su decisión de usar pañales de tela. Las fundas que pones sobre los pañales de tela siempre gotean alrededor de las piernas de tu hijo. Todos los pantalones de plástico que colocas sobre los pañales de tela no son flexibles alrededor de sus piernas. Inspirado, dibuja un diseño que se extenderá más abajo de las piernas de los bebés y cubrirá el pañal de tela gruesa; no puede fallar. Buscas en línea y encuentras que ninguna cubierta de pañal de tela usa ese diseño.

Cuando presente su patente, incluya referencias a todas las fundas de plástico para pañales que haya encontrado. Cuentan la historia de su invento: a nadie se le ocurrió extender el pañal de tapa a tapa por fugas. Ayudará al examinador a comprender qué hace que su invento sea novedoso. El examinador entonces llevará a cabo su propia búsqueda. Si ya ha mostrado al examinador los resultados que cree que son relevantes, les ayudará a evitar una búsqueda que arroja resultados irrelevantes.

Pero imagine que dos años después de presentar su patente, obtiene la primera acción de Office. El examinador rechazó todas sus afirmaciones porque encontró un catálogo que mostraba un pañal desechable con patas extendidas. La acción de la Oficina explicará la base legal para el rechazo de la patente, citará la patente o publicación que prueba que su invención no es novedosa y argumentará por qué es demasiado similar a su invención.

Respuesta de acción de oficina

No te lo tomes personalmente. El examinador no está rechazando su invención, solo la forma en que la reclama. Al final de cada patente hay una lista numerada de frases que describen qué parte de la invención reclamas como tuya. Una reivindicación es la parte más valiosa de la patente. Es la parte de la patente que los infractores infringen. Es exactamente lo que posee el inventor.

El proceso de patente es una negociación. La mayoría de los abogados presentan un primer conjunto de demandas que es más amplia de lo que necesita el inventor. El examinador casi siempre rechazará el primer conjunto de afirmaciones y luego trabajará con el inventor para encontrar un término medio. Al igual que no paga el precio de etiqueta de un automóvil, nunca debe presentar una patente con el conjunto final de reclamos. Tiene que negociar y su respuesta de acción de Office es la continuación de una estrategia que comenzó cuando presentó su patente.

En el caso de su invención de pañales, leyó sus reivindicaciones originales y se dio cuenta de que no especificó que la invención era para cubiertas de pañales de tela. Su reclamo es por un pañal con alas extendidas que cubren las piernas. El examinador señala que los pañales desechables ya habían hecho un invento similar. Tal vez pueda evitar la acción de Office si limita sus reclamos a pañales de tela. Hay una muy buena manera de averiguarlo.

Los examinadores dejan su información de contacto en la acción de la Oficina. Envíe un correo electrónico al examinador y solicite programar una entrevista. Las entrevistas permiten a los inventores, o a su abogado, hacer preguntas al examinador. La oficina de patentes está muy, muy ocupada, así que planee programar la entrevista dentro de unas semanas. En la entrevista, haga preguntas al examinador. Evite el impulso de sermonear o quejarse. Quiere saber qué está pensando el examinador y la justificación de la acción de la Oficina. Tal vez ella haya cometido un verdadero error o no hayas podido transmitir algún punto crítico de tu invento. 

Las entrevistas también son excelentes oportunidades para probar y ver si el examinador está dispuesto a comprometerse. Le pregunta al examinador si puede eludir el rechazo del pañal si limita sus reclamos a los pañales de tela. El examinador puede estar de acuerdo si limita las afirmaciones a cubiertas de pañales de tela hechas de materiales resistentes al agua. Puede ponerse a trabajar redactando la respuesta a la acción de su oficina y un conjunto revisado de reclamos.

Es deber de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos garantizar que cada patente de diseño, patente de utilidad y cualquier otra propiedad intelectual otorgada en nombre de su gobierno sea digna de una patente emitida. Cada inventor tiene que trabajar para obtener esos derechos, así que comience temprano: sepa qué hace que su patente sea novedosa, presente la patente con las referencias que encuentre y trabaje con el examinador para obtener las reivindicaciones que necesita y que la oficina de patentes puede aceptar.

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